Marchi

Il marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un’impresa produce o mette in commercio.
Possono costituire marchi d’impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.
 

Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge, quali ad esempio:

• gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione
• i segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi
• i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama e il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi; se notori, possono essere registrati come marchio dall’avente diritto o con il suo consenso, i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi
• i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi
• i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto
• i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive
• i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio
• i segni identici o simili a un segno già noto come marchio, come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell’affinità di prodotti o servizi
• i segni identici a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici
• i segni identici o simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni o dell’identità o affinità dei prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione
• i segni identici o simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio goda di rinomanza nello Stato (o, se comunitario, nella Comunità) e se l’uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

Per depositare una domanda di registrazione di un marchio, è necessario presentare all'Ufficio:

1. Modulo compilato e firmato, in bollo da € 16,00
2. versamento di € 40 per diritti di segreteria

Tasse di deposito:

Le tasse variano in base al numero delle classi di prodotti e servizi. Il pagamento dovrà essere effettuato successivamente al deposito della domanda, tramite Mod. F24, che verrà consegnato dall'Ufficio al momento della ricezione della domanda.
 

Classificazione dei Prodotti e Servizi

La domanda di marchio deve contenere l'elenco analitico dei prodotti e/o servizi che saranno identificati dal marchio.

I prodotti e servizi devono essere specificati nel modo più preciso e dettagliato possibile e devono rientrare in una o più classi della classificazione di Nizza.

E' possibile indicare il titolo completo della classe, però in questo caso la protezione riguarderà solo il significato letterale dei termini utilizzati, e non tutti i prodotti e servizi compresi in quella classe.

Le 5 indicazioni considerate generiche, secondo la Comunicazione Comune n. 2, dovranno essere sostituite da altre che rispondano al requisito della chiarezza e precisione.

Per classificare correttamente i prodotti e servizi è consigliabile utilizzare TMclass oppure MGS

Digitare un termine che descriva al meglio i prodotti o servizi che rientrano nell'attività aziendale, o che vi potrebbero verosimilmente rientrare, in un prossimo futuro. Se il termine cercato non esiste nella classificazione di Nizza, è necessario fare la ricerca con sinonimi o in alternativa ricercare prodotti/servizi assimilabili.

Attenzione

L'idea di includere un ampio ventaglio di prodotti e/o servizi potrebbe sembrare allettante, però se il marchio non sarà utilizzato per tutti i prodotti o servizi rivendicati, potrebbe essere oggetto di decadenza. Inoltre restringendo la specificazione dei prodotti/servizi si riduce il rischio di entrare in conflitto con altri marchi.

Una volta depositata la domanda non è più possibile aggiungere nuove classi o nuovi prodotti o servizi, pertanto è necessario valutare attentamente quali prodotti e/o servizi scegliere.

In caso di dubbi contattare l'ufficio marchi e brevetti marchi.brevetti@fera.camcom.it

Approfondimenti sui Marchi Nazionali
 

Informazioni sulle tasse

Cos'è un marchio internazionale?

Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale

Non si tratta di un marchio avente un’efficacia internazionale, bensì di una procedura semplificata di deposito e di rinnovo del marchio, che dà luogo alla concessione di tanti marchi nazionali quanti sono i Paesi designati nella domanda.

Infatti, invece di presentare tante domande di marchio quanti sono i Paesi interessati, come avviene nel caso di singoli depositi nazionali, è sufficiente presentare un’unica domanda all’O.M.P.I. (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale) di Ginevra, tramite l’amministrazione competente del Paese d’origine.

Per un’impresa italiana la domanda si presenta all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M), tramite una delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura situate sul territorio nazionale. Stessa procedura vale anche per le modifiche alla domanda originaria, il rinnovo e le eventuali designazioni a posteriori di ulteriori Paesi, salvo i casi in cui è possibile per il titolare depositare la domanda direttamente all'O.M.P.I.

La registrazione internazionale dei marchi è regolata da due distinti  trattati internazionali: l’Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid, la cui applicazione è però disciplinata da un Regolamento di esecuzione comune.

Inoltre la Convenzione di Parigi, alla quale aderiscono la gran parte dei Paesi, consente, nel caso del primo deposito di un marchio in un Paese aderente alla convenzione (ad es. l’Italia) di effettuare successivi depositi in altri Paesi della convenzione, purchè entro il termine di sei mesi dal primo deposito, rivendicando la cosiddetta “priorità”.
La rivendicazione della priorità consente di fare retroagire gli effetti derivanti dai successivi depositi alla data del primo.

• Elenco dei Paesi aderenti all'Accordo e al Protocollo di Madrid (list of Members)
• Tasse internazionali a favore dell'OMPI (tabella delle tasse/ fee calculator)

Come ottenere la registrazione di un marchio internazionale?

Dal 1° settembre 2008 è entrato in vigore l'emendamento all'art. 9 sexies del Protocollo di Madrid con la conseguente abrogazione della "clausola di salvaguardia". In seguito a tale modifica, nelle relazioni tra le parti contraenti appartenenti ad entrambi i trattati (Accordo e Protocollo), prevarranno le regole del Protocollo su quelle dell'Accordo. L'Accordo resta valido solo se i Paesi designati aderiscono al solo Accordo.

Per ottenere la registrazione internazionale dei marchi originariamente depositati in Italia, quale Paese di origine, occorre presentare, presso una qualunque delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura situate nel territorio nazionale, per ciascun marchio, i seguenti documenti:

1. Una domanda redatta su carta bollata da € 16,00;
2. Formulario OMPI MM1, MM2, MM3 in duplice originale  a seconda dei Paesi nei quali si intende estendere la protezione.  Nel caso di dubbi nella scelta del formulario, è possibile fare una simulazione, attraverso international application simulator
   1. formulario MM1 - solo Paesi che aderiscono unicamente all’Accordo;
   2. formulario MM2 - Paesi che aderiscono unicamente al Protocollo. Tale modulo è utilizzato anche per la designazione di Paesi che aderiscono sia all'Accordo che al Protocollo;
   3. formulario MM3 - in parte Paesi che aderiscono all'Accordo e in parte al Protocollo; oppure designazioni di Paesi che aderiscono ad entrambi i trattati oltre a Paesi aderenti unicamente all'Accordo.
3. Atto di procura o lettera di incarico in bollo da € 16,00, corredata dalla ricevuta di versamento di € 34,00 da effettuare tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi, qualora vi sia un mandatario per la presentazione della domanda.
4. Due riproduzioni del marchio nitide, identiche al marchio di base, non superiori a cm. 8 x 8;
5. Ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 da effettuarsi tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi utilizzando il codice tributo C302 e come elemento identificativo la dicitura "Reg Marchio Inter";
6. Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore dell' O.M.P.I.
7. € 40,00 in contanti, quali diritti di segreteria da versare all'Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio, più ulteriori € 3,00 e una marca da bollo da € 16,00, se si richiede la copia autentica del verbale di deposito.

Come ottenere l'estensione territoriale di un marchio internazionale?

Per ottenere l'estensione territoriale di un marchio internazionale occorre presentare, all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, tramite una qualunque delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura situate nel territorio nazionale, i seguenti documenti:

1. Una domanda redatta su carta bollata da € 16,00;
2. Formulario OMPI MM4 in duplice originale;
   1. in lingua francese: se deriva da una domanda dipendente dall’Accordo e designa solo Paesi dell’ Accordo;
   2. in lingua francese o in lingua inglese: in tutti gli altri casi.
3. Atto di procura o lettera d'incarico in bollo da € 16,00 corredata dalla ricevuta di versamento di € 34,00 da effettuarsi tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi - qualora sia stato affidato l'incarico ad un mandatario per la presentazione della domanda.
4. Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore dell' O.M.P.I..

Tale operazione, se riguarda solo paesi aderenti unicamente al Protocollo, può essere effettuata dal titolare o dal suo Mandatario direttamente presso l'OMPI di Ginevra, inviando il modello MM4 debitamente compilato.

Come ottenere il rinnovo di un marchio internazionale?

La registrazione del marchio internazionale ha la durata di 10 anni, allo scadere dei quali si può richiederne il rinnovo per un pari periodo, senza limitazioni.

Per ottenere la rinnovazione di un marchio internazionale occorre presentare, presso una qualunque delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura situate nel territorio nazionale, per ciascun marchio, i seguenti documenti:

1. Una domanda redatta su carta bollata da € 16,00;
2. Formulario OMPI MM11 in duplice copia (2 originali) NON OBBLIGATORIO
3. Atto di procura o lettera di incarico in bollo da € 16,00, corredata dalla ricevuta di versamento di € 34,00 da effettuarsi tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi, qualora vi sia un mandatario per la presentazione della domanda.
4. Ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 da effettuarsi da effettuarsi tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi codice tributo C302 e elemento identificativo la dicitura "Rin Marchio Inter";
5. Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore dell'O.M.P.I., comprensivo della eventuale soprattassa, se il pagamento viene effettuato oltre la data di scadenza (entro i sei mesi successivi).

Novita conseguenti all'adesione della Comunità Europea al Protocollo di Madrid avvenuta il 1° ottobre 2004.

Una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario registrato possono essere utilizzati come base per una domanda internazionale o per una designazione successiva

Dove presentare la domanda
le domande devono essere presentate direttamente all'UAMI che verifica il contenuto e la completezza della domanda internazionale e provvede al successivo invio all'OMPI di Ginevra;

Modulistica e lingue di lavoro
le domande devono essere redatte, in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, su apposito modulo dell'UAMI EM 2 (modulistica UAMI).
In alternativa possono essere redatte sul modulo MM2 dell'OMPI (modulistica OMPI), in questo caso la compilazione dovrà avvenire in una delle tre lingue del Protocollo di Madrid: francese, inglese o spagnolo.

Costi

• € 300,00 da effettuarsi direttamente all'UAMI secondo le modalità prescritte dallo stesso Ufficio.
• tasse internazionali dovute all'OMPI, il cui importo in franchi svizzeri è da determinarsi in base alle regole di calcolo per le registrazioni richieste ai sensi del Protocollo di Madrid. calcola le tasse con il fee calculator

Estensione posteriore
le domande di estensione posteriore basate su un marchio comunitario devono essere presentate all'UAMI utilizzando il modulo elaborato dall'UAMI EM 4 (modulistica UAMI) o in alternativa sul modulo OMPI MM4 (modulistica OMPI).

L'Ufficio dei Marchi Comunitari quale Ufficio Designato

 E' possibile designare la Comunità Europea in una domanda internazionale o in una domanda di estensione posteriore

Dove presentare la domanda
le domande di registrazione internazionale e le domande di estensione posteriore nelle quali viene designata come parte contraente la Comunità Europea devono essere presentate alle Camere di Commercio

Costi

In seguito alla riduzione del 40% delle tasse per i marchi comunitari, introdotta a decorrere dal 1° maggio 2009, sono state modificate le tasse individuali per la registrazione internazionale dovute all'OMPI per la designazione della Comunità Europea, a far data dal 12 agosto 2009, secondo i seguenti importi in franchi svizzeri:

Tabella completa delle tasse internazionali

Modulistica e lingue di lavoro
i moduli da utilizzare sono i seguenti: MM2 - MM3 - MM4 (modulistica OMPI):
nei predetti moduli la Comunità Europea è contraddistinta dalla sigla EM
è necessario scegliere una seconda lingua, da utilizzare come lingua procedurale in caso di opposizione, decadenza o nullità. Tale lingua deve essere una delle cinque lingue dell'UAMI (francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco) e deve essere diversa da quella utilizzata per la compilazione del modulo.

Preesistenza
Se un richiedente o titolare di marchio comunitario detiene già un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi identici, può rivendicarne la preesistenza. Ciò gli consente di conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo.

Per rivendicare la preesistenza è necessario allegare alla domanda internazionale o alla domanda di designazione posteriore anche il Mod. MM17 (modulistica OMPI).

Il Marchio dell'Unione Europea ha un carattere unitario:

La registrazione del marchio conferisce al suo titolare una protezione contro la riproduzione o l’imitazione,  su tutto il territorio dell’Unione europea. Il marchio, al quale sia stata assegnata una data di deposito, ha negli Stati membri dell'Unione Europea, l'efficacia di un regolare deposito nazionale.

Il Marchio dell'Unione Europea può essere registrato, trasferito, abbandonato, revocato o annullato, soltanto per l’intero territorio dell’Unione.

Viene presentata un’unica domanda alla quale segue un’unica procedura di esame, un’unica pubblicazione, la possibilità, una volta giunto a concessione, di una cessione unitaria, e un’unica pratica di rinnovo alla scadenza.

E' sottoposto ad un’unica normativa, cioè quella dettata dal Regolamento CE n.207/2009 modificato dal Regolamento UE 2015/2424 del 16 dicembre 2015.
 

Titolari del marchio

Può presentare domanda di un Marchio dell'Unione Europea qualsiasi persona fisica o giuridica, di qualsiasi Paese del mondo.
 

Uso del marchio

Entro il termine di cinque anni, a partire dalla data di registrazione, devono essere commercializzati i prodotti o prestato il servizio cui il marchio si riferisce.  Inoltre l’uso del marchio non deve essere interrotto per un uguale periodo di tempo. In mancanza di tale adempimento la registrazione ottenuta può essere oggetto di un’azione di decadenza per mancato uso.

E’ ritenuto sufficiente, al fine di considerare il marchio utilizzato, un uso limitato anche ad un solo Stato dell’Unione (per esempio soltanto all'Italia).
 

Priorità

Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi, fruisce, durante sei mesi a decorrere dalla data del deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di marchio comunitario per il medesimo marchio. Per effetto di tale diritto, la data di priorità è considerata data del deposito della domanda di marchio comunitario ai fini della determinazione dell’anteriorità dei diritti.
In pratica il titolare di una domanda nazionale, per esempio italiana, ha a disposizione sei mesi entro i quali decidere se estendere la tutela del proprio marchio a livello comunitario, senza temere che in questo periodo di tempo altri abbiano acquisito dei diritti tramite propri depositi.
 

Preesistenza

Se un richiedente o titolare di marchio dell'Unione Europea detiene già un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi identici, può rivendicarne la preesistenza. Ciò gli consente di conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo.
 

Rappresentanza di fronte all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale

Per coloro che hanno il domicilio, la sede o uno stabilimento nella UE non vi è l’obbligo di nominare un mandatario.
Tuttavia, anche se un richiedente può depositare direttamente la propria domanda per ottenere un Marchio dell'Unione Europea, il ricorso ad un rappresentante specializzato è spesso utile.
L'esperienza e i consigli di un rappresentante professionale specializzato evitano alle imprese, che non dispongono di un proprio agente sperimentato in materia di marchi, le difficoltà legate ad un'insufficiente conoscenza del diritto dei marchi, delle regole procedurali e dei termini da rispettare.
La rappresentanza professionale potrà essere assunta, oltre che da avvocati abilitati ad esercitare ed aventi il domicilio in uno Stato membro della UE, soltanto da professionisti che hanno ottenuto una qualifica speciale e sono iscritti in un apposito albo tenuto presso l'Ufficio
ricerca dei rappresentanti autorizzati al deposito di marchi dell'Unione Europea.
 

Classificazione del marchio

I prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela del marchio, debbono essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio. Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. L'Ufficio respinge una domanda se contiene indicazioni o termini poco chiari o imprecisi, se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro il termine fissato dall'Ufficio. Per verificare che prodotti o servizi specifici siano stati correttamente classificati, è consigliato utilizzare TMclass.
 

Deposito della domanda

La domanda, può essere  depositata unicamente presso l'Ufficio dell'Unione Europea di Alicante (Spagna), preferibilmente con procedimento guidato di deposito elettronico.
 

Lingue di lavoro

La domanda di Marchio dell'Unione Europea può essere depositata in una qualunque delle lingue ufficiali dell'Unione Europea come "prima lingua". È inoltre necessario indicare una seconda lingua che serve per le procedure di opposizione e di cancellazione.
 

Esame della domanda da parte dell'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale

Esame dei requisiti formali:
L’esame considera i dati contenuti nella domanda, come il nome del richiedente, la lista dei beni e servizi, la rappresentazione del marchio, la rivendicazione di priorità, il pagamento delle tasse. Se è necessario l’Ufficio invita il richiedente a regolarizzare la domanda o a effettuare il pagamento delle tasse entro un termine prestabilito. Al termine di questa prima fase viene assegnato un numero e la data di deposito.

Esame degli impedimenti alla registrazione:
Vengono esaminati gli impedimenti assoluti alla registrazione; per esempio, la mancanza di distintività del marchio, la possibilità che i marchi siano ingannevoli o descrittivi del prodotto. Qualora emerga l’esistenza di uno o più impedimenti assoluti che non possono essere superati, l'Ufficio emette una comunicazione di rifiuto della registrazione.
 

Ricerca

Su richiesta dell'interessato, l'Ufficio dei marchi europei effettua una ricerca dei marchi anteriori e delle domande di marchi anteriori che possono essere di impedimento alla registrazione del marchio. Sempre su richiesta dell'interessato e dietro pagamento di una tassa di ricerca, l'Ufficio può inoltrare la domanda di marchio agli Uffici centrali dei Paesi degli Stati membri, per il rilascio di una relazione di ricerca di anteriorità del marchio nei loro territori. In seguito alla pubblicazione della domanda di marchio UE, l'Ufficio informa dell'avvenuta pubblicazione i titolari di tutti i marchi dell'Unione Europea anteriori o di tutte le domande di marchio UE citati nella relazione di ricerca.
 

Pubblicazione della domanda

Al termine della procedura di esame, ed eventualmente di ricerca, se richiesta dall'interessato, l'Ufficio pubblica la domanda nel proprio bollettino.
 

Opposizione

i titolari di marchi anteriori che siano identici o confondibili con il marchio richiesto possono presentare opposizione all'Ufficio dell'Unione Europea nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda, dietro pagamento della relativa tassa.
Se dall’esame dell’opposizione risulta che il marchio è escluso dalla registrazione per la totalità, o per una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è stato richiesto il marchio, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. Nel caso contrario, l’opposizione è respinta.
 

Registrazione

Se la domanda ha superato positivamente le fasi di esame previste dal regolamento e non sono state presentate opposizioni, il marchio viene registrato come Marchio dell'Unione Europea.
 

I costi del Marchio dell'Unione Europea

Tabella riassuntiva delle principali tasse:

L'Unione Europea e la  registrazione internazionale dei marchi

A decorrere dal 1° ottobre 2004 la Comunità Europea è entrata a far parte del sistema di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, pertanto è possibile:

• richiedere la registrazione internazionale di un marchio basato su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario registrato;
• richiedere la registrazione internazionale di un marchio su base nazionale, designando, quale parte contraente, la Comunità Europea, al fine di ottenere la protezione del marchio in tutto il territorio dell'Unione.